专利申请 | 专利分案:一个专利申请,可能“生”出多个专利?

专利分案申请


如果一件专利包含两个以上的发明创造,要如何申请呢?这就涉及到专利的分案申请了。

一个专利申请,可能“生”出多个专利!

那么关于分案申请的要求你都了解吗?

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目录 Directory

01 什么是专利的分案申请

02 分案申请的法律规定

03 分案申请的好处

04 分案申请的要求

05 分案申请的几种情况

06 分享申请的权利



01

什么是专利的分案申请


分案申请,又称专利申请的分案,是指申请人将包含两个以上的发明创造的专利申请中的某一部分或某几部分分割出来,另外向国务院专利行政部门提出一项或多项专利申请。

提出的方式:

①一件专利申请包括两项以上发明的,申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。

②原申请不存在单一性的缺陷,申请人也可以主动提出分案申请。

③一件专利申请如果被认为不符合单一性原则的,审查员将会要求申请人在指定的期限内对申请文件进行修改(包括分案处理),使其符合单一性要求。



02

分案申请的法律规定


《专利法》第三十一条**款规定:一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两顶以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。即该法条规定了专利申请必须符合单一性要求,也是分案申请的基本要求,脱离了单一性原则来讨论分案申请,则必然背离分案申请的立法本意。

新修改的《专利法实施细则》第四十八条规定:一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第六十条**款规定的期限届满前(即授权办登前),向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。

国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十九条或者第四十条的规定的(单一性原则),应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改;申请人期满未答复的,该申请视为撤回。

分案的申请不得改变原申请的类别。

新修改的《专利法实施细则》第四十九条**条规定:依照本细则第四十八条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。



03

分案申请的好处


在法律规定中,专利分案申请的好处是给予申请人在一件专利申请中不能被保护的其他发明创造以保护的救济途径,以充分保护申请人的发明创造。

在专利实务中,专利分案申请的好处主要包括以下方面:


提高专利申请的灵活性

申请人针对同一技术主题存在多种技术方案,并且现阶段并不知晓哪种方案会流行于市场,此时可根据技术的发展和新的需求,针对后期流行的技术方案,通过分案申请的方式获得专利权保护,由此提高专利的经济价值;


降低申请人的经济负担

将多种技术方案记载于同一专利申请中,经过专利审查后,通过分案申请的方式,对具有授权前景的专利申请进行保护,由此可减少专利申请的经济负担,提高专利申请的成功率;


避免被认定为非正常专利申请

对于一个大的复杂发明创造,基于专利布局目的,通常是通过将复杂发明创造分割为多个专利申请,而该方式目前容易被误认为属于非正常专利申请行为,因此,采用分案申请的方式可有效避免“被误伤”的情况。



04

分案申请的要求



提出分案申请的要求

提出分案申请,需要准备完整的专利申请文件,分案申请的文件需根据原案的申请文件来准备,分案申请的“说明书”和原案可以保持一致,且在分案申请的专利请求书中“分案申请”一栏,填写原案申请的申请号和申请日。


分案申请的时间要求

1.申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前提出分案申请。上述期限届满后,或者原申请已被驳回,或者原申请已撤回,或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的,一般不得再提出分案申请。

2.对于审查员已发出驳回决定的原申请,自专利申请人收到驳回决定之日起三个月内,不论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请;在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请

总而言之,分案申请的时间要求可简单理解为母案授权、驳回、撤回、复审等决定未正式生效前,均可提出分案申请。


分案申请的内容要求

1.分案申请不得改变原申请的类型

提出分案申请,分案和原案类型必须保持一致,不能改变专利类型。

2.分案申请的申请人和发明人限制

分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同;分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。

3.分案申请的内容限制  

分案申请实质上也是对原申请的一种修改,专利法对“内容限制”等修改专利申请的规定也适用于分案申请。如果分案申请不超出原申请公开的范围,可以保留原申请日,原申请享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围;如果分案申请加进了原申请中所没有的内容,则该分案申请不享有原申请日。


分案申请的法定期限要求

分案申请的各种法定期限,都是从原申请日起算,其中包括是实质审查请求的期限、专利保护期限等。对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足两个月的各种期限,申请人可以自分案申请递交日起两个月内或者自收到受理通知书之日起15日内补办各种手续。期满未补办的,该分案申请将被视为撤回。



05

分案申请的几种情况


如下图所示,其中,圆圈(或椭圆圈)表示的是最终各个案件的权利要求的保护范围。


1、分案权利要求范围>母案权利要求范围

这种情况是大多数专利进行主动分案的的目的:扩大专利保护范围,常见于在审查员发出**次审查意见,并透漏有授权的部分,这时候,一些做法是take the money and run,先拿到授权再说,将原始申请的文件再进行一次分案申请,试图拿到更大的专利保护范围。

当然这种处理方式也可能用于商业上,当一项专利具有较大商业价值,但专利最终授权范围较小,不太可能套住竞争对手的时候,通过一个能套住竞争对手的分案申请,让其保持审查中的状态,这种处理方式也具有一定的现实意义。


2、分案权利要求范围与母案权利要求有交叠

这种情况下,通常见于一些具有并列的实施例的权利要求,在一个总的权利要求不具备创造性时,树倒猢狲散,这时并列的实施例的权利要求若都有存在的价值,那么通过分案申请的方式使得并列的实施例的方案都能得到保护。不过这种方式也可以不通过专利分案,而是通过并列的独权来修改专利申请文件。

此外,这种情况下也适用于说明书中有个技术特征特别想保护的情况,例如想完善专利组合的时候可以采用这种方式。


3、分案权利要求范围<母案权利要求范围

这种情况下虽然在符合专利法第九条“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定,但是这种情况下的分案实际存在的意义可能不大,因为既然母案大的范围已经授权了,小的范围当然也是有权利的。

不过也有例外,例如涉及到上下游产业链的产品。比如,一个权利要求(后来的母案)保护了一个发声器件(独权)以及音响设备(独权),而这种发声器件的应用领域较多(包括运动器材、玩具等),且在说明书中有列出(未在母案权要中保护),后续如果有运动器材厂商通过合法来源购买了该发声器件,事实上不算侵权,但是母案专利权人可以通过增加该运动器材的独立权利要求的分案申请,来使得运动器材厂商也侵犯其专利权。


4、分案权利要求范围与母案权利要求范围不重叠

一些美国案经常是在说明书中布设一些专利点,这些专利点当真正被竞争对手用到时,他们再将说明书中的这些专利点重新提延续案(类似国内的分案),以能够套住竞争对手,这种专利玩转方式在国内应该比较少见,这需要很强的市场敏感度。

不过目前国内的专利主动分案目前较具局限性,例如二次分案受母案授权登记的限制。什么时候国内的主动分案能像美国的延续案,部分延续案那样操作自如,相信也是专利价值能够真正体现的时候。

此外,第4种情况也适用于完善专利组合的场景。

总之,专利分案申请是一种申请策略。当我们在谈论提升专利价值的时候,专利主动分案,或许是提升方式之一。


06

分享申请的权利


分案申请作为一件新的专利申请,应当享受专利申请的各项权利,包括申请权、转让权、独占实施权、许可权等,还能享受到母案的优先权,但相对于母案申请来说,也存在一些例外的情况:


分案申请不能享受母案快速预审待遇

快速预审在国家知识产权局对案件进行正式审理之前,保护中心对案件进行预先审查,预审合格后会标记该专利申请,之后再正式受理,由于快速预审的专利申请需要放弃多种权利,其中包括主动修改的权利,因此无论该专利申请是主动分案还是被动分案,都会导致母案丧失快速预审资格,分案申请也不会享受快速预审待遇。同时,由于分案申请已正式提出,因此也不能就分案申请单独提出快速预审请求。


分案申请不能享受母案优先审查待遇

优先审查是国家知识产权局依据申请人的请求或依职权对符合条件的专利申请,依据国家知识产权局《专利优先审查管理办法》为专利申请提供优先审查,其是针对母案而言,而分案申请是一件新的专利申请,其变换了审查对象,因此不能继承母案优先审查待遇,需要另外提出优先审查请求。


分案申请不能作为要求本国优先权的基础

新修改的《专利法实施细则》第三十五条有关本国优先权的规定中指出:提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础:

(一)已经要求外国优先权或者本国优先权的;

(二)已经被授予专利权的;

(三)属于按照规定提出的分案申请的。

分案申请不是首次提出的申请,因此自然不能作为要求本国优先权的基础。

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